Право інтелектуальної власності:
новації 2020
(А. А. Федоров)

І. Торговельні марки

ІІ. Промислові зразки

ІІІ. Винаходи та корисні моделі

Законодавство з питань інтелектуальної власності багато років залишалося островком стабільності порівняно з іншими галузями права. Разом з тим 2020 рік видався плідним на масштабні зміни. Так, з 16.08.2020 р. (тобто, з наступного дня за днем їх опублікування) набрали чинності:
   1) Закон України від 21.07.2020 р. № 815-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями";
   2) Закон України від 21.07.2020 р. № 816-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства".

А 14.10.2020 р. відбудеться набрання чинності Законом України від 16.06.2020 р. № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності".

Також слід звернути увагу і на ті Закони, які хоча і не започатковують таких глобальних змін, як зазначені вище нормативні акти, але, все ж таки, вплинули на обсяг правової охорони певних об'єктів:
   1) 11.12.2019 р. відбулось набрання чинності Законом України від 12.11.2019 № 286-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу" (стосовно використання у порівняльній рекламі торговельних марок та комерційних найменувань);
   2) 01.01.2020 р. відбулось набрання чинності Законом України від 20.09.2019 р. № 123-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень";
  3) 05.07.2020 р. відбулось набрання чинності Законом України від 02.06.2020 р. № 644-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я" (стосовно винаходів та корисних моделей).

Зазначеними вище Законами внесені зміни до всіх основних нормативних актів, які визначають правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності в Україні, зокрема до:
1) Цивільного кодексу України;
2) Господарського кодексу України;
3) Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
4) Закону України "Про охорону прав на промислові зразки";
5) Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";
6) Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";
7) Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито";
8) а в частині створення національного органу інтелектуальної власності – до всіх профільних Законів.

І. Торговельні марки

1. Термінологія

Термінологія Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" приведена у відповідність до Цивільного кодексу України та замість понять "знак" та "знак для товарів і послуг" у Законі тепер використовується поняття "торговельна марка". Отже тепер будуть видаватися свідоцтва на торговельні марки, а не свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Раніше видані свідоцтва обміну не підлягають (п. 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 21.07.2020 р. № 815-IX).
До запровадження змін поняття колективної торговельної марки (КТМ) згадувалося лише у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (Правилах подання заявок) – тобто, у підзаконному нормативному акті. Тепер на рівні Закону визначено, що до КТМ відносяться позначення, за яким товари і послуги учасників об’єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
У теоретичному плані у праві інтелектуальної власності змагаються між собою концепція права власності та концепція виключних прав. Закон схилився на сторону останньої, визначивши у своїй преамбулі, що він регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням не права власності на торговельні марки, а прав на торговельні марки. На жаль, автори законопроекту не пішли далі і не замінили у тексті Закону не дуже коректний термін "власник свідоцтва", під яким насправді розуміється володілець майнових прав на торговельну марку.
Відповідним чином зміни були внесені і у п. 7 ст. 16 Закону. Тепер власник свідоцтва може передавати будь-якій особі не право власності на знак, як було раніше, а виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Це слід врахувати при укладені договорів. Однак, недоліком Закону є те, що буквально через два пункти (п. 9 ст. 16 Закону) законодавець зберіг вираз "Договір про передачу права власності на торговельну марку".

2. Позначення, яким може бути надана правова охорона

Такий критерій охороноздатності як відповідність "принципам гуманності і моралі" замінений на відповідність "загальновизнаним принципам моралі". На практиці Відомство об'єднувало принципи гуманності та моралі в єдиний критерій. Тому виключення посилання на принцип гуманності навряд чи призведе до суттєвих змін.
Перелік охороноздатних позначень завжди був незавершеним, примірним. Але тепер він доповнений посиланням також і на такі об'єкти, як:
а) форма товарів;
б) пакування товарів;
в) звуки.
В той же час з цього переліку зникли комбінації кольорів, що, знов таки, в силу принципової незавершеності переліку охороноздатних позначень, не вплине на практику Відомства з реєстрації таких позначень.

3. Міжнародні реєстрації та пріоритет

Новий Закон легалізував поняття "міжнародна реєстрація" та підкреслив, що такі реєстрації включаються в поняття "зареєстрована торговельна марка". Уточнено, що набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Тепер право пріоритету може бути забезпечене поданням заявки до відомства країни, яка не є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності, але є учасницею Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Це Європейський Союз (!), Тайвань та такі екзотичні країни як Вануату, Кабо-Верде, Мальдіви тощо.
Змінилися і правила виставкового пріоритету. Раніше він визначався за датою відкриття виставки, а тапер за датою початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку.

4. Критерії охороноздатності

Закон конкретизував загальні критерії охороноздатності, яким повинні відповідати всі позначення:
а) придатність для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб,
б) придатність для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
Перший з цих двох критеріїв фактично дублює інше положення Закону про те, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності.
Другий критерій є дійсно новим, хоча фактично він завжди застосовувався і без його спеціального згадування у Законі. Мова йде про те, що не реєструються позначення, які технічно неможливо відобразити у Реєстрі. Оскільки Реєстр та Бюлетень наразі є електронними, це відкриває ширші можливості по реєстрації рухомих зображень та звуків.

Перелік підстав для відмови у наданні правової охорони на рівні Закону доповнений випадком, коли позначення містять зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні географічні зазначення, а також назви сортів рослин. Раніше ці критерії містилися лише у Правилах подання заявки та Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Відповідним чином з п. 3 ст. 6 Закону було прибране зайве тепер посилання на кваліфіковані зазначення походження товарів. Таким чином термінологія Закону приведена у відповідність до Цивільного кодексу та нової редакції ЗУ "Про правову охорону географічних зазначень". Ці позначення не можуть бути внесені до торговельної марки навіть як елементи, що не охороняються та не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки. Аналогічна норма визначена і у ст. 17 ЗУ "Про правову охорону географічних зазначень": якщо зареєстроване географічне зазначення міститься у заявці на видачу свідоцтва України на торговельну марку (знак для товарів і послуг) або у відповідному свідоцтві, це є підставою для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (знаку для товарів і послуг) або підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним у порядку, передбаченому законодавством.

Окрім поняття географічного зазначення, зміст якого має легальне визначення, Закон оперує і поняттям "географічне походження", залишаючи його без будь-якої дефініції.

Уточнено поняття загальновживаних позначень. Раніше воно інтерпретувалось як позначення товарів і послуг певного виду. Тепер законодавець не визначає поняття загальновживаного позначення, а просто вказує на неможливість надання правової охорони позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг. Але навряд чи практика Відомства зазнає якихось кардинальних змін у зв'язку з цим уточненням.
Корекції зазнало також поняття описових позначень, які свідчать лише про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг. Таке уточнення також не виглядає принциповим.

Вище вже зазначалося, що позначення, які містять зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні географічні зазначення, не можуть бути внесені до торговельної марки навіть як елементи, що не охороняються та не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки. Що ж стосується описових позначень, які свідчать про географічне походження (абз. 4 п. 2 ст. 6 Закону), то в силу абз. 11 та абз. 12 п. 2 ст. 6 Закону такі позначення можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки, а також можуть одержати правову охорону в цілому, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Раніше існувала норма про те, що загальновживані та описові позначення, а також позначення, які не мають розрізняльної здатності, або відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Це був єдиний шлях включити такі позначення до торговельної марки. Ця норма збереглася, але була доповнена новелою. Відтепер такі позначення можуть бути зареєстровані самі по собі (тобто, без включення в інші позначення в якості елементів), якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Було конкретизоване формулювання, яке стосується можливості введення в оману щодо товарів чи послуг. Зазначається, що в окремому випадку це може стосуватися, зокрема, вказівки на властивості, якості або географічне походження таких товарів.
Суттєвою новелою стала норма про те, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду, якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва (або з його дозволу іншою особою) вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована. Оскільки тепер оманливість позначення може проявлятися а) щодо товарів і послуг і б) щодо особи, то вираз "…зокрема щодо … товарів і послуг…" може свідчити про те, що законодавець має на увазі обидві форми введення в оману.  Хоча, запроваджуючи таку важливу норму, як додаткова підстава для припинення дії свідоцтва, законодавець повинен був висловлюватися конкретніше. Скоріш за все така новела може застосовуватись ретроспективно – щодо свідоцтв, виданих до 16.08.2020 р. Однак, у перехідних положеннях Закону законодавець з цим не визначився.
Отже, позначення, які є оманливими як щодо товарів і послуг, так і щодо особи, не можуть бути зареєстровані (як буде зазначено нижче – навіть за наявності згоди особи, стосовно якої позначення може ввести в оману), а якщо такі позначення були зареєстровані, то дія таких свідоцтв може бути припинена. При цьому слід пам'ятати про відмінності між припиненням свідоцтва за рішенням суду та визнанням його недійсним.

Слід звернути увагу на уточнення поняття "позначень, які є схожими настільки, що їх можна сплутати". Тепер, "можливість сплутати" два позначення означає також і асоціювати їх одне з одним. Це є легалізацією положень Правил та Методичних рекомендацій відносно того, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Відповідним чином був скоригований і обсяг прав, що надається відповідно до ст. 16 Закону: свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, тотожне (схоже) із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Найбільш проблемним виглядає формулювання Закону, яке може призвести до необґрунтованого розширення обсягу правової охорони міжнародних реєстрацій по відношенню до національних реєстрацій. Так, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника. На перший погляд це стосується тільки добре відомих марок. Адже законодавець використовує фразу "…між ними і власником добре відомої торговельної марки…". З іншого боку обсяг поняття "торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України" поширюється і на міжнародні реєстрації, які діють для України.

До Закону також були імплементовані положення Паризької конвенції, які забороняють українським агентам реєструвати в Україні торговельні марки своїх принципалів. Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Заперечення повинно бути подане протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку, як про це зазначається у п. 8 ст. 10 Закону.

Дійсно новим є запровадження інституту згоди власника раніше зареєстрованої торговельної марки. Тепер згода власника раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права дозволяє отримати правову охорону позначенням, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:
а) Національними та міжнародними реєстраціями, добре відомими марками та комерційними найменуваннями, а також, як окремий випадок, – торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи.
б) Промисловими зразками, права на які належать в Україні іншим особам.
Така згода не буде мати правового значення, якщо на думку експертизи існує можливість введення в оману споживачів. І тут є певна суперечність. Адже у всіх випадках, коли заявнику буде потрібна така згода, існує той або інший ступінь можливості введення споживача в оману. Причому, з урахуванням законодавчих новацій, мова йде і про оману щодо особи, а не тільки щодо товарів чи послуг.
Також не зовсім зрозуміло, як наведені вище положення про надання згоди стикуються з нормою про те, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Остання фраза може бути інтерпретована так, що за відсутності заперечень таким позначенням надається правова охорона. В той же час для успішної реєстрації таких позначень вимагається згода власника раніше зареєстрованої торговельної марки.

З точки зору цивільного права згода власника раніше зареєстрованої торговельної марки безумовно є правочином. У зв'язку з цим постають питання наступного скасування такої згоди, визнання її недійсною тощо. Хоча Законом це і не передбачено, але цивільне законодавство не забороняє особам вирішувати питання про надання такої згоди на підставі договору, в якому можна передбачити всі пов'язані з цим ризики.

Відтепер також особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами. Правда, законодавець мовчить про порядок такого передання – чи може він здійснюватися також і в адміністративному порядку, або тільки у судовому.

5. Звуження обсягу прав

Значно розширений перелік випадків, на які не поширюється виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку:
1) Нагадаємо, що ще з кінця 2019 р. відповідно до Закону України від 12.11.2019 № 286-IX " виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на використання торговельної марки у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.
Але тепер ця ж сама ст. 16 Закону доповнена новим виключенням, сформульованим окремим пунктом: застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Не зовсім зрозуміло, чи застосовуються тепер ці окремі положення незалежно один від одного, чи їх потрібно застосовувати одночасно в їх системному зв'язку.
Під нечесною підприємницькою практикою ЗУ "Про захист прав споживачів" розуміє будь-яку підприємницьку діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції. Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації про місце розташування і повну назву продавця, а в разі потреби - місце розташування і повну назву особи, від імені якої виступає продавець.
2) Перелік виключень доповнено використанням під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку. Це стосується переважно "недобросовісних" реєстрацій, як от "БЕЗ ГМО", "NATURAL" тощо.
3) Використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики. Наприклад, "запчастини для автомобілів BMW". Правда, викликає занепокоєння формулювання "під час торгівлі", оскільки під торгівлею зазвичай розуміють будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Тобто, поняття торгівлі не застосовується до послуг.
4) Законодавець уточнив, що виключне право власника свідоцтва на торговельну марку, що містить географічне зазначення, забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на добросовісне використання іншими особами відповідної географічної назви.
Крім того, законодавець врегулював використання символу ®. Раніше зазначалося, що власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, але не уточнювалось, про яке саме маркування йде мова. Тепер вказано, що власник свідоцтва має право проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R", обведеної колом, яке вказує на те, що цю торговельну марку зареєстровано в Україні. Використання символу ™ залишилося неврегульованим. Як і раніше, факт використання або невикористання символу ® не спричиняє жодних правових наслідків.
Тепер законом передбачено, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв’язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Раніше ця обставина встановлювалась "після дати подання заявки".
Приведено у відповідність з Угодою про асоціацію положення про те, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Раніше було встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва у зв'язку з несплатою збору за підтримання чинності свідоцтва, відмовою власника свідоцтва від нього або у зв’язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Відтепер цей строк скорочено до двох років, а така обставина, як перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним, виключена із цієї норми. У перехідних положеннях Закону нічого не зазначено щодо порядку застосування цих скорочених строків.

6. Договори щодо торговельних марок

Вище вже зазначалося, що предметом договорів про відчуження прав на торговельну марку відтепер є не право власності на знак, а майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Цікаво, що з п. 7 ст. 16 Закону зникла норма про те, що передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Отже, закон прямо таку передачу тепер не забороняє, але встановлює наслідки введення в оману, які обговорювалися вище.
Тепер Закон визначає, що ліцензійний договір, предметом якого є торговельні марки, повинен містити, зокрема:
а) інформацію про способи використання торговельної марки (нова вимога Закону);
б) територію та строк, на які дозволено її використання (нова вимога Закону);
в) та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (ця вимога Закону не зазнала змін).
Таке уточнення виглядає зайвим з огляду на наявність Глави 75 ЦКУ, яка детально регламентує питання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

7. Процедурні питання

Бюлетень відтепер є електронним.
На рівні Закону визначено, що база даних заявок є відкритою і доступною для перегляду будь-якою особою на офіційному веб-сайті Установи. Далі Закон визначає, що відомості щодо заявок, по яким встановлена дата їх подання, будуть публікуватися в електронному Бюлетені. А відомості про заявку вносяться до Бази даних заявок одночасно із здійсненням публікації в Бюлетені. Отже, заявки, по яким ще не встановлена дата їх подання, будуть відсутні у Базі даних заявок. В більшості випадків встановлення дати подання заявки залежіть від отримання Відомством збору, на сплату якого відводиться два місяці від дати надходження матеріалів заявки з можливістю продовження цього строку на шість місяців. Це означає, що подані заяви можуть бути недоступні для загального відома протягом 2-8 місяців.
Експертиза заявки втратила статус науково-технічної експертизи, що має наслідком нерозповсюдження на неї ЗУ "Про наукову і науково-технічну експертизу".
Раніше строк подання додаткових матеріалів на запит експертизи можна було продовжити, але не більше ніж на шість місяців. Цей строк, пропущений з поважних причин, можна було поновити. Тепер такої можливості немає і якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною.
Для власників міжнародних реєстрацій строки вчинення певних дій збільшені порівняно з заявниками, які йдуть по національній процедурі.

8. Заперечення проти заявки. Оскарження рішення Відомства

Строк подання заперечень проти заявки (міжнародної реєстрації) суттєво скоротився. Тепер заперечення повинно бути подане протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку. Раніше заперечення можна було подати не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.
Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання.
Розгляд заперечень здійснюються під час кваліфікаційної експертизи. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника в разі її надання в установлений строк.
Найбільш суттєво, що якщо за заявкою подані заперечення і експертиза повністю або частково відхиляє такі заперечення (тобто, приймає рішення про реєстрацію марки щодо всіх або частина товарів чи послуг), то розгляд заявки зупиняється до закінчення строку оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення. Особа, яка подала заперечення, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення.
Уточнено, що попередній висновок експертизи щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково може надсилатися заявнику лише один раз. Раніше бували випадки, коли під час листування з Відомством попередні відмови надходили заявникам не один раз.
Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати мають тільки:
а) заявник (власник міжнародної реєстрації);
б) особа, яка подала заперечення відповідно до п. 8 ст. 10 Закону.
Право на подання заперечень має будь-яка особа. Але якщо певна особа таких заперечень не подавала, вона не має права звертатися до Апеляційної палати.
У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню у розмірі 50 відсотків від установленого збору за подання заперечення. Раніше такий збір повертався повністю.
Рішення Апеляційної палати підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи. Практика такої публікації існувала і раніше, але тепер вона закріплена законодавчо.

 
ІІ. Промислові зразки

Зміни до ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки" імплементували ст. ст. 212-218 Угоди про асоціацію, зокрема, щодо обов'язків України:

а) забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер;

б) надати охорону незареєстрованим промисловим зразкам;

в) передбачити умови щодо відмови у реєстрації промислового зразка або визнання його недійсним після реєстрації на суттєвій підставі;

г) визначення випадків, на які не поширюються права, що надаються промисловим зразком, після реєстрації.

1. Об'єкти, яким може бути надана правова охорона

Раніше промисловий зразок визначався як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Тепер це визначення розширене до поняття "результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання". Таким чином законодавець привів термінологію Закону у відповідність д термінології норм ст. ст. 41, 54 Конституції України. Хоча поняття результатів інтелектуальної діяльності та результатів творчої діяльності не співпадають за обсягом, жодних практичних наслідків таке уточнення мати не буде.

Законодавець залишив приналежність промислових зразків до галузі художнього конструювання, що викликає багато нарікань у науковій літературі. Якщо дизайн одягу ще можна вважати галуззю художнього конструювання, то дизайн етикеток або інтерфейсів комп'ютерних програм конструюванням називати не прийнято. Але віднесення промислових зразків до галузі художнього конструювання жодних практичних наслідків раніше не мало і тепер мати не буде, оскільки воно прямо не впливає на критерії надання правової охорони, визначені новою редакцією ст. ст. 5, 6 Закону.

В той же час законодавець вірно вилучив із тексту Закону такий застарілий критерій як "призначення для задоволення естетичних та ергономічних потреб". В літературі вже зверталась увага на те, що ергономічні рішення відносяться до винаходів (корисних моделей) [Федоров А. А. Правова охорона дизайнерських рішень в Україні: монографія, 2015]. Що ж стосується призначення для задоволення естетичних потреб, то цю ознаку можна було б і залишити. Хоча, вилучення з правової охорони тих аспектів зовнішнього вигляду виробу, які забезпечують суто технічні функції, і так залишає у галузі промислових зразків тільки "естетику".

Слід привітати відхід законодавця від поняття "промисловий виріб". Адже багато об'єктів промислових зразків промисловим способом не виготовляються. Відтепер промислові зразки відносяться просто до виробів, без предикату "промисловий". Виріб визначений у законі як будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп’ютерних програм. Це є майже буквальним відтворенням тексту положень Угоди про асоціацію. Разом з тим, таке визначення не охоплює всіх промислових зразків, наприклад, – інтерфейсів комп'ютерних програм. Їх віднесення до промислових зразків Угодою про асоціацію не заборонене.

Вслід за текстом Угоди законодавець конкретизував, що мова йде як про виріб, так і про його частину. Крім того, вже на рівні Закону закріплене поняття складеного виробу, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу

Принциповий підхід не змінився – промисловий зарок визначає зовнішній вигляд виробу. Але раніше об'єкт промислового зразка визначався через родове поняття "форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання". Тепер це поняття дещо розширене та вказано, що зовнішній вигляд виробу може визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням. Причому, цей перелік починається зі слова "зокрема", яке робить його незавершеним. Відповідні зміни внесені і до ст. 461 ЦКУ.

2. Об'єкти, які не можуть одержати правову охорону

Законодавець зазначив, що не можуть одержати правову охорону:

а) Ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями. Вжиття законодавцем терміну "ознаки" вказує на те, що зовнішній вигляд виробу може мати як функціональні, так і "естетичні" елементи. Мабуть, малося на увазі, що з правової охорони виключається не весь такий комбінований зовнішній вигляд, а тільки його функціональні аспекти.

б) Ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію. Це, наприклад, різьблення гвинта для його з'єднання з гайкою. Дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції. Оскільки Україна не відноситься до країн, в яких проводиться кваліфікаційна експертиза промислових зразків, роз'яснення цього питання ляже на судову експертизу.

в) Результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються. Тут мова йде вже не про окремі ознаки, як у попередніх пунктах, а про виріб в цілому. Типовим прикладом цього виключення є запасні частини автомобілів та інших механізмів. Хоча, наприклад, фахівці автосервісів працюють з запчастинами як з окремими товарами, при звичайному використанні автомобіля його водієм окремі запчастини, що розташовані всередині конструкції, водієм не спостерігаються, тобто естетичного враження на споживача здійснити не можуть.

Вказівка законодавця на те, що в окремих випадках з правової охорони виключається не результат інтелектуальної, творчої діяльності в цілому, а окремі його ознаки, говорить про те, що зовнішній вигляд виробу може отримати часткову правову охорону в якості промислового зразка.

З іншого боку, з переліку об'єктів, які не могли одержати правову охорону згідно з попередньою редакцією Закону, зникли:

а) об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

б) друкована продукція як така.

3. Визначення обсягу правової охорони. Визначення новизни

Тут мова піде про визначення обсягу правової охорони саме зареєстрованих промислових зразків. Про обсяг правової охорони незареєстрованих промислових зразків буде зазначено у іншому пункті.

Підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків зазнав кардинальних змін. Раніше обсяг правової охорони визначався сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу. Ознаки промислового зразка – це річ абстрактна. Вони повинні були "виділятися" із зображення. Тому особливе значення надавалося опису промислового зразка, а тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Тепер законодавець ввів підхід, притаманний правовій охороні торговельних марок. Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру. Причому обсяг правової охорони включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження.

Відповідним чином, виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється. При цьому встановлювати використання всіх суттєвих ознак промислового зразка, як це було раніше, вже не вимагається.

Хто такий "інформований користувач", законодавець не уточнює. Цікаво, що мова йде саме про користувачів, а не споживачів, як у випадку з торговельними марками. Цілком очевидно, що інформований користувач – це не теж саме, що пересічний споживач. Поняття "поінформованого користувача" використовується в Угоді, але тільки для визначення так званого "індивідуального характеру" промислового зразка.

В той же час законодавець при формулюванні певних положень Закону продовжує користуватися поняттям суттєвих ознак. Так, наприклад, у ст. 6 Закону вказується, що промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. Відповідним чином це впливає і на визначення новизни. Адже промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома.

Таким чином, при визначенні обсягу правової охорони та встановленні факту використання промислового зразка Закон тепер відштовхується від зображення промислового зразка та загального враження, який він справляє, а при визначенні новизни орієнтується вже на його суттєві ознаки. Причому, не на сукупність суттєвих ознак, як було раніше, а просто на суттєві ознаки.

Слід також звернути увагу на використаний законодавцем вираз "… ознаки відрізняються лише незначними деталями". Ознаки – це категорія логіки. Вони поділяються на суттєві та несуттєві, а також на спільні (коли вони однакові у різних об'єктів) та ті, що вирізняють (коли вони відсутні у певних об'єктів та наявні у інших). Об'єкти можуть мати спільні ознаки і ознаки, що їх відрізняють. Отже, ознаки самі по собі не можуть відрізнятися "незначними деталями". Відрізнятися можуть тільки об'єкти і тільки за ознаками (суттєвими або несуттєвими). Що ж стосується поняття "незначних деталей", то це поняття залишається невизначеним, хоча і впливає на застосування критерію новизни промислових зразків.

Також законодавець визначив нове виключення з обсягу правової охорони. Не визнається порушенням прав використання зареєстрованого промислового зразка з метою ілюстрації або з навчальною метою за умови зазначення джерела інформації та за умови, що такі дії не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності і не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка. Це виключення прямо вказане в Угоді і майже аналогічне відповідному випадку вільного використання об'єктів авторського права.

4. Критерії охороноздатності промислових зразків

Нові критерії охороноздатності промислових зразків застосовуються з 16.08.2020 р. Патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цими змінами, є чинними.

Раніше до промислових зразків застосовувався один єдиний критерій охороноздатності – світова новизна. Тепер промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер. Тобто, законодавець допускає, що промисловий зразок може бути новим, але при цьому не мати індивідуального характеру. І лише сукупність цих двох критеріїв робить промисловий зразок охороноздатним.

Чи потрібно було вводити додатковий критерій охороноздатності промислових зразків? У ст. 213 Угоди зазначено, що Україна та Сторона ЄС повинні забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер. Хоча не всі нові вирішення зовнішнього вигляду мають індивідуальний характер, все, що має індивідуальний характер, обов'язково буде новим. Інакше просто таку "індивідуальність" неможливо буде відрізнити від інших дизайнерських рішень. Отже, якщо б Україна залишила правову охорону всіх нових промислових зразків, то тим самим автоматично була б забезпечена охорона і промислових зразків індивідуального характеру. Угода не зобов'язувала Україну звужувати цей підхід.

Якщо новизна, як вказувалося вище, визначається через суттєві ознаки та "незначні деталі", що вимагає застосування процедури аналізу (тобто, розкладення об'єкту дослідження на ознаки), то індивідуальний характер визначається за загальним враженням, яке промисловий зразок справляє на інформованого користувача. Це загальне враження повинно відрізнятися від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Таким чином, використовується той самий критерій, що і при вирішенні питання про визнання виробу виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка.

Далі законодавець вносить уточнення. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка (це цитата з Угоди). А ступінь свободи автора визначається як обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу (це вже не з Угоди). Шляхом простої підстановки отримуємо, що для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Для практичного застосування зазначеної вище норми слід прояснити, що означає "взяти до уваги", чи зараховується на користь індивідуального характеру наявність, або навпаки, відсутність свободи автора, які ступені свободи бувають у автора. З точки зору логіки властивості поділяються на точкові та лінійні. Перші мають тільки два стани (відчинено/зачинено, відповідає/не відповідає), а другі – безліч станів (теплий, легкий тощо). Індивідуальний характер, як і вагітність, або наявний, або відсутній. Але для визначення точкової властивості дуже важко брати до уваги властивість лінійну – ступінь обмеження можливостей автора.

Скоріш за все мається на увазі наступне. Якщо, наприклад, автор розробляє дизайн ножа, він в будь-якому разі змушений запроектувати рукоятку та лезо, бо це обумовлено самою функцією цього виробу. Отже, ножу не можна відмовити у індивідуальному характері тільки на тій підставі, що вже відомі ножі з рукоятками. Індивідуальний характер промислового зразка слід оцінювати в тих аспектах, де творчість автора не обмежена функцією виробу: оригінальна форма рукоятки, інкрустація леза тощо.

Як новизна, так і індивідуальний характер встановлюються на певну дату. Раніше Закон вимагав встановлення на певну дату сукупності суттєвих ознак незалежно від того, в якому об'єкті така сукупність була виражена. Це могли бути не тільки інші промислові зразки, а будь-які об'єкти: "промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету".

Тепер, відповідно до буквального формулювання Закону, новизна промислового зразка встановлюється по відношенню до ідентичного промислового зразка, а індивідуальний характер – по відношенню до будь-якого іншого промислового зразка. В обох випадках законодавець говорить саме про промислові зразки, а не про будь-які об'єкти. Такі положення Закону є відтворенням відповідних положень Угоди. Разом з тим, закон все ж таки розрізняє зовнішній вигляд виробу (як об'єкт промислового зразка) і, власне, промисловий зразок, тобто – той об'єкт, який отримав правову охорону. Не кожний об'єкт може отримати правову охорону і стати промисловим зразком. Згодом об'єкт може втратити правову охорону в якості промислового зразка. А в англійському тексті Угоди використовується термін "design" як для позначення об'єкту промислового зразка, так і для позначення самого промислового зразка, який вже набув правової охорони ("design" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation"). 

Правда, законодавець уточнює, що у процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки. Але у системному тлумаченні це уточнення можна зрозуміти і так, що беруться до уваги будь-які відомості щодо промислових зразків, а не щодо будь-яких об'єктів. Щоб поширити ці норми на будь-які об'єкти, потрібне додаткове нормативне обґрунтування. А при вузькому розумінні зазначених вище норм доведеться зробити висновок про відхід Законодавця від мирової новизни до новизни локальної – лише по відношення до промислових зразків, які на певну дату мають правову охорону.

Крім того, промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома. А доведеність до загального відома – це не те ж саме, що загальнодоступність у світі. Вона має значно вужчий характер. Промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Отже, з одного боку законодавець ніби зберігає критерій світової новизни промислових зразків, а з іншого боку обмежує його відомостями про інші промислові зразки (а не будь-які об'єкти) та поширенням цих відомостей у спеціалізованих українських колах.

Слід звернути увагу і на ще один новий критерій охороноздатності: не може бути зареєстровано повторно промисловий зразок, визнаний судом або Апеляційною палатою таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, або таким, що порушує права інших осіб.

5. Незареєстровані промислові зразки

Промисловий зразок може одержати правову охорону як незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому цим Законом. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить три роки від дати його доведення до загального відома на території України. Подовження цього строку не передбачене.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об’єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України. З цього випливає, що тягар доведеності промислового зразка до загального відома саме у спеціалізованих колах покладається на правовласника, бо інакше правовласник не обґрунтує факт виникнення у нього відповідних прав. При цьому мова йде про доведення саме в певних колах, а не до відома конкретних правопорушників.

Закон говорить про те, що промисловий зразок може одержати правову охорону як незареєстрований промисловий зразок. Але з інших норм випливає, що він автоматично одержує правову охорону внаслідок одного тільки доведення до загального відома і настання будь-яких інших юридичних фактів для одержання ним правової охорони не вимагається. З точки зору класифікації юридичних фактів у цивільному праві доведення промислового зразка до загального відома є юридичним вчинком, тобто дією, що спеціально не спрямована на встановлення юридичних наслідків, але породжує їх внаслідок припису закону.

Звичайно, незареєстрований промисловий зразок повинен відповідати загальним критеріям охороноздатності промислових зразків. І звичайно, що правовласники будуть наполягати на тому, що їх незареєстрований промисловий зразок відповідає таким критеріям, а правопорушники – що не відповідає. Це особливо цікаво у контексті існування ст. 177 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення прав на промислові разки без їх диференціації на зареєстровані та незареєстровані.

Права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації промислового зразка. А права на незареєстрований промисловий зразок виникають автоматично. Це дозволяє отримати "тимчасову" правову охорону промисловому зразку до моменту його державної реєстрації.

Недоліком незареєстрованого промислового зразка є значно вужчий обсяг його охорони. Промисловий зразок (тут законодавцю точніше було б сказати "зовнішній вигляд виробу") не вважається результатом копіювання, якщо його створено самостійною творчою працею автора, стосовно якого можна вважати, що він не був ознайомлений з промисловим зразком, доведеним до загального відома власником незареєстрованого промислового зразка. Тобто, тут застосовується підхід, подібний до авторського права – два, наприклад, схожих портрети однієї й тієї ж самої людини, виконані різними художниками, охороняються незалежно один від одного, якщо обидва твори є оригінальними. І автор одного з них не може заборонити використання іншого. Покладатися на справляння на поінформованого користувача такого самого загального враження, як при визначенні факту використання зареєстрованого промислового зразка, у випадку незареєстрованих промислових зразків вже неможливо. Отже, на практиці правова охорона незареєстрованих промислових зразків дозволяє захистити виріб від копіювання, як кажуть, "один в один".

Скоріш за все, тягар доведення негативного факту (відсутності ознайомлення з промисловим зразком, доведеним до загального відома власником незареєстрованого промислового зразка) покладається на правопорушника, а у випадку кримінального переслідування – на сторону обвинувачення. А негативні факти доводити не просто.

Крім того, незареєстрований промисловий зразок є необоротоздатним. Закон закріпив можливість передавати майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок та надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка тільки за власником зареєстрованого промислового зразка.

Право попереднього користувача (ст. 22 Закону) не враховує випадок незареєстрованих промислових зразків.

6. Набуття прав на зареєстровані промислові зразки. Підтримання чинності

Тепер права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації промислового зразка, а не від дати публікації відомостей про його видачу. Але принципового значення це не має, оскільки публікація в електронному Бюлетені здійснюється одночасно з державною реєстрацією промислового зразка.

У ст. 5 Закону визначено, що строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до Установи і подовжується Установою за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 цього Закону.

В той же час пунктом 2 статті 24 Закону передбачено, що строк дії державної реєстрації промислового зразка припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності прав на промисловий зразок. річний збір за підтримання чинності прав на промисловий зразок сплачується за кожний рік чинності прав на промисловий зразок починаючи від дати подання заявки. Перша сплата зазначеного збору здійснюється одночасно із сплатою збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка. Сплата річного збору за кожний наступний рік здійснюється до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки.

7. Розпорядження правами

Тепер власник зареєстрованого промислового зразка може передавати будь-якій особі не право власності на промисловий зразок, як було раніше, а виключні майнові права інтелектуальної власності на нього. Це слід врахувати при укладені договорів.

8. Визнання прав на промисловий зразок недійсними

Права на промисловий зразок можуть бути визнані недійсними в судовому порядку та в порядку адміністративному – шляхом звернення до Апеляційної палати.

У судовому порядку можна визнати недійсними лише права на зареєстрований промисловий зразок. Це прямо закріплено в Законі. Що ж стосується визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою, то закон таких обмежень прямо не визначає. Хоча п. 11 ст. 25-1 Закону містить положення про те, що права на промисловий зразок, визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка. Отже, можна припустити, що і в цьому випадку маються на увазі тільки зареєстровані промислові зразки.

Заява заінтересованої особи про визнання прав на зареєстрований промисловий зразок недійсними може бути подана як до суду, так і до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності. На жаль, Закон не ув'язує це положення з нормами про позовну давність, які залишилися незмінними, та не визначився, який строк є у заінтересованої особи на звернення з такою заявою після припинення чинності відповідних прав.

Оскільки Закон прямо передбачає можливість визнання недійсними прав тільки на зареєстрований промисловий зразок, то не зовсім зрозуміло, як бути відповідачам, до яких пред'явлений позов на підставі незареєстрованого промислового зразка, а відповідач вважає цей промисловий зразок таким, що не відповідає критеріям охороноздатності і будує свій захист на доведенні того, що позивач не набув відповідних прав інтелектуальної власності.

9. Пріоритет

Тепер право пріоритету може бути забезпечене поданням заявки до відомства країни, яка не є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності, але є учасницею Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Це Європейський Союз (!), Тайвань та такі екзотичні країни як Вануату, Кабо-Верде, Мальдіви тощо.

10. Процедурні питання

Відтепер право на промисловий зразок буде засвідчуватися свідоцтвом, а не патентом. Патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цими змінами, є чинними.

Суттєво, що раніше заявка повинна була стосуватися одного промислового зразка. Тепер заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного і того самого класу МКПЗ. Множинна заявка може містити не більше ста(!) промислових зразків.

Раніше продовження строку чинності прав на промисловий зразок здійснювалося за умови надходження до відомства документу про сплату збору (фактично – зарахування відповідного збору на рахунок Відомства). Тепер слід подавати також клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок. В той же час збір за подання цього клопотання подається до Установи не пізніше, ніж за шість місяців до спливу строку дії державної реєстрації або спливу подовженого строку, а не за два місяці, як було раніше.

Визначено, що заявка на міжнародну реєстрацію, що подається відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, надсилається заявником безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ.

ІІІ. Винаходи та корисні моделі

1. Термінологія

Аналогічно промисловим зразкам винахід (корисна модель) тепер визначається не просто як результат інтелектуальної діяльності, а як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Замість прав на патент або прав, що випливають з патенту, Закон оперує тепер більш точним поняттям майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Відповідно, закон говорить про строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (а не про строк дії патенту), визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними (а не про визнання патенту недійсним), передання на підставі договору виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід (а не передання права власності на винахід) тощо. Разом з тим в багатьох випадках все ж таки залишилося поняття "власник (володілець) патенту".

Також з Закону прибрано застаріле поняття деклараційного патенту та всі положення щодо нього. Сам же патент отримав нове визначення – як охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

Право попереднього користування тепер визначено як право попереднього користувача.

2. Права іноземних осіб

Як і раніше іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Але тепер вони можуть самостійно подавати заявку для встановлення дати її подання, сплачувати збори та державне мито та вчиняти деякі інші дії.

3. Об'єкти, які не можуть одержати правову охорону

Технічні рішення, що є об'єктами патентування, традиційно поділяються на продукти, процеси (способи) та нове застосування відомого продукту чи процесу. В свою чергу продукт розглядався як пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо. Перелік продуктів не є вичерпним.

Тепер нове застосування відомого продукту чи процесу взагалі виключено з переліку об'єктів патентування.

Що ж стосується корисних моделей, то їх об'єктом може бути тільки пристрій або процес (спосіб). Речовини та інші види продуктів з кола об'єктів корисної моделі виключені. При цьому поняття пристрою традиційно не визначалося, бо не було такої необхідності – об'єктом патентування був будь-який результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології і з визначенням його окремих різновидів не зв'язувалося жодних правових наслідків. Тепер ситуація змінилася і Відомство буде відхиляти заявки на корисні моделі, якщо вони не стосуються пристроїв або процесів.

При цьому патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом (16.08.2020 р.), є чинними.

Раніше дія будь-якого патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширювалася і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом. Тепер це стосується виключно патентів на винахід і до корисних моделей не застосовується.

Розширений перелік об'єктів, на які не поширюється правова охорона. Тепер це також хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини (дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні) та деякі інші об'єкти.

Введене нове поняття об'єкту, який не визнається винаходом (корисною моделлю), якщо виступає як самостійний об’єкт:

а) відкриття, наукова теорія, математичний метод;

б) схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

в) комп’ютерна програма;

г) форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);

д) зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

Але ці об'єкти можуть бути включені до складу патентоспроможних продуктів або процесів.

4. Умови патентоздатності

Раніше об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні були враховуватися лише окремо. Тепер це стосується як винаходу, так і корисної моделі.

Закон доповнено положенням про те, що такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

У п. 6 ст. 7 Закону встановлено, що на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Раніше цей строк складав 12 місяців і був скорочений законодавцем, скоріш за все, відповідно до положень Європейської патентної конвенції (ст. 55 ЄПК).

5. Визнання недійсними прав на винахід та корисну модель

Так само, як і стосовно промислових зразків, стосовно винаходів та корисних моделей законодавець використовує більш коректне з теоретичної точки зору поняття "визнання прав недійсними", а не визнання патенту недійсним, як було раніше.

Раніше визнання недійсним патенту здійснювалося тільки судом. Тепер питання про визнання прав недійсними як щодо винаходів, так і щодо корисних моделей може бути вирішено не тільки судом, а і шляхом подання відповідної заяви до Апеляційної палати. Причому:

а) щодо винаходів строк подання такої заяви обмежений 9 місяцями з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу;

б) щодо корисних моделей – протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності.

Публікація в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію винаходу здійснюється одночасно з державною реєстрацією винаходу. Права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі). Це означає, що право будь-якої особи на подання до Апеляційної палати заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними виникає не раніше дати державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

До моменту державної реєстрації винаходу будь-яка особа може подати мотивоване заперечення проти заявки, але не до Апеляційної палати, а до закладу експертизи і тільки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід. Крім того, Закон надає будь-якій особі ще три інструменти. Так, після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може:

а) подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу;

б) подати до закладу експертизи зауваження  щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом;

в) не пізніше трьох років від дати подання заявки сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи, якщо цього не робить заявник.

Цікаво, що стосовно саме судового (не адміністративного) порядку визнання прав на винахід та корисну модель недійсним законодавець взагалі не висловився щодо строків. Хоча, при вирішенні аналогічного питання щодо промислових зразків це питання не залишилося поза увагою і у відповідному законі було визначено, що судове оскарження може бути здійснене протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

6. Додаткова охорона прав на винаходи

Право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на певні винаходи (додаткова охорона) тепер засвідчується сертифікатом додаткової охорони (Вимога Угоди про асоціацію). Це стосується патенту на винахід, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом. Строк додаткової охорони не може перевищувати п’ять років.

7. Доля залежних патентів

У патентознавстві залежним називають такий пізніше виданий патент, який включає в себе кожну ознаку формули раніше виданого патенту, а також інші додаткові ознаки, які власне і роблять залежний патент охороноспроможним. Наявність раніше виданого патенту не перешкоджає отриманню залежного патенту. Але використовувати залежний патент не можна, оскільки при використанні залежно патенту буде використано кожну ознаку раніше виданого патенту.

До внесення змін до Закону права власника раніше виданого патенту по відношенню до власника залежного патенту ґрунтувалися на нормі абз. 1 п. 2 ст. 28 Закону, в якій було сказано: "Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентІВ". Тобто, власник залежного патенту не міг порушувати права інших власників інших патентів.

Процитована норма визначала не відносини між співвласниками одного й того ж патенту (для цього є окрема норма в цій статті), а відносини власника патенту до власників інших патентів. Однак тепер законодавець змінив останнє слово х множини на однину, радикально змінивши зміст цієї норми:

"Володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патентУ".

Отже, виявилось, що тепер ця норма визначає взаємовідносини між володільцями одного патенту. Це само по собі не погано. Але у законі немає жодної іншої норми, яка б стосувалася ситуації з залежними патентами. І право володільця залежного патенту використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд правами володільця раніше виданого патенту тепер законодавчо не обмежене.

• Вперёд